Legătura dintre drept şi morală. Înregistrarea şi protejarea mărcilor în Uniunea Europeană şi în România

Autor: Marcu Florea, Associate PeliFilip

 

Curtea Supremă a Statelor Unite urmează să decidă dacă legea care oferă posibilitatea autorităților administrative de a refuza înregistrare unor mărci considerate obscene încalcă libertatea de exprimare şi primul amendament la Consitutiţia SUA.[1]

Într-o opinie cu privire la această speţă s-a susţinut că “dreptul mărcilor nu are scopul de a fi arbitrul moral al pieței și nu este echipat pentru a face acest lucru într-un mod echitabil. Scopul principal al legii mărcilor este de a proteja consumatorii de practici înșelătoare, nu de a le proteja fundamentele morale.”[2]

Ne propunem să analizăm în ce măsură Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci („OSIM”), Oficiul European pentru Proprietate Intelectuală („OHIM” sau „EUIPO”) sau instanţele de judecată ar trebui să aibă posibilitatea să evalueze respectarea ordinii publice și a bunelor moravuri.

  1. Cadrul legal din România şi Uniunea Europeană

Potrivit art. 5 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile si indicaţiile geografice

Sunt refuzate la înregistrare sau pot fi declarate nule dacă sunt înregistrate, pentru următoarele motive absolute: […] i) mărcile care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri”.

În mod similar, Regulamentul (EC) No 207/2009 privind marca comunitară prevede la art 7 lit f):

Se respinge înregistrarea următoarelor: […] Mărci care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri”.

Textele de lege sunt similare și la rândul lor asemănătoare cu art.6 quinquies din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale conform căruia ”mărcile de fabrică sau de comerț la care se referă prezentul articol nu vor putea fi refuzate de la înregistrare sau invalidate decât în următoarele cazuri: 3) când ele sunt contrare moralei sau ordinii publice şi, mai ales, când sunt de natură să înşele publicul”.

  1. Noţiunea de ordine publică şi bune moravuri. Aprecierea OSIM, EUIPO şi a instanţelor de judecată.

Expresiile “ordine publică” şi “bune moravuri” nu au, în legislație, un conţinut strict delimitat, astfel încât interpretarea acestora diferă în funcţie de teritoriul, perioada de timp, aria de drept şi contextul în cadrul cărora sunt invocate.

La nivel european, ordinea publică a fost definită drept ”totalitatea normelor de drept aplicabile într-o anumită zonă, precum şi ordinea de drept definită în tratatele Uniunii şi în legislaţia secundară care reflectă o înţelegere a principiilor de bază ale dreptului precum drepturile omului”[3]. În baza acestui temei au fost respinse de la înregistrare diferite categorii de mărci, printre care numele unor organizaţii teroriste, numele persoanelor care au legatură cu acestea, simbolurile sau denumirile unor partide politice interzise prin lege, simboluri ale totalitarismului sau elemente reglementate de legislaţia specifică a Uniunii Europene precum denumirea soiurilor de plante.[4] [5]

Principiile morale au fost definite de OSIM drept „totalitatea regulilor de conduită care s-au conturat în consţiinta societătii şi a căror respectare s-a impus cu necesitate, printr-o experienţă şi practică îndelungată”[6]. Conform ghidului de examinare EUIPO, acestea reprezintă valori subiective care, raportate la un consumator mediu, ar aduce atingerea valorilor morale ale acestuia. Sunt incluse prin această expresie mărcile care conţin blasfemii, semne rasiste, semne care au ca efect discriminarea unor categorii de persoane sau care reprezintă insulte.[7]

Aflându-ne în acest cadru de reglementare lax, oficiile de reglementare în proprietate intelectuală care examinează cererea de înregistrare şi instanţele de judecată care ar putea fi confruntate cu o contestaţie sau cerere de anulare au o marjă de apreciere largă în ceea ce priveşte refuzul/ anularea mărcilor în baza încălcării ordinii publice şi a principiilor morale. Conceptul de ordine publică şi, mai cu seamă, cel de principii morale acceptate sunt greu de evaluat în mod obiectiv de un examinator sau, ulterior, de un judecător care ar fi pus in situaţia de a se distanţa de backgroundul său social, religios şi educaţional, de opţiunile politice, filosofice sau religioase pentru a judeca legalitatea înregistrării prin prisma unui ”consumator mediu, cu standarde normale de sensibilitate si toleranţă[8]. Definiţia consumatorului mediu în acest context este greu de delimitat, având în vedere diferenţele de gândire şi viziune ale indivizilor dintr-o societate.

EUIPO a statuat că examinarea mărcii trebuie realizată în contextul în care va fi utilizată şi prin raportare la publicul ţintă. Deşi face referire la publicul mediu (definit ca societatea per ansamblu eliminând extremele liberale sau puritane), EUIPO a reţinut că o marcă, la fel ca un anumit tip de umor, poate fi potrivită pentru o categorie de persoane care este obişnuită cu expresiile respective, dar nepotrivită pentru restul societăţii.[9] În acest sens, Oficiul European a admis înregistrarea mărcii ”Screw You[10] pentru produsele comercializate în spaţii speciale (sex shop) dar a refuzat înregistrarea acesteia pentru celelalte categorii de produse care se adresează publicului larg şi erau comercializate în supermarketuri.

Şi în baza de date a OSIM există înregistrări de mărci care, în mod abstract, ar putea fi considerate ofensatoare, dar care puse în context au fost acceptate. Spre exemplu expresia ”In puii mei” folosită ca titlu al unui program (comedie satirică) de televiziune în România este înregistrată, deşi expresia, per se, ar putea fi, în mod general, considerată licenţioasă.

  1. Exemple de mărci refuzate la înregistrare. Mărci a căror înregistrare a fost acceptată.

Un exemplu este marca ”Not Made in China refuzată la înregistrare în anul 2006 pentru că aceasta ar sugera că produsele şi serviciile din China sunt de calitate inferioară şi că ar trebui evitate. Drept urmare, EUIPO a considerat că acceptarea înregistrării ar afecta relaţiile dintre Uniunea Europeană şi China şi ar fi contrară ordinii publice şi principiilor morale.[11]

A fost refuzată şi înregistrarea mărcii figurative ce reprezenta stema fostei uniuni sovietice. Cererea a fost depusă de un designer rus, iar EUIPO a apreciat, avand în vedere şi legislaţia din unele foste state sovietice (Ungaria, Letonia, Cehia unde folosirea stemei este interzisă), că înregistrarea ar încălca ordinea publică şi principiile morale acceptate în ceea ce priveşte o parte a publicului din ţările sus-menţionate. Decizia a fost menţinută de CJUE care a statuat că aprecierea va avea în vedere percepţia publicului din statele membre şi că legile nationale care interzic utilizarea semnului, deşi nu impun o reglementare anume, reprezintă indicii puternice că publicul relevant ar putea fi afectat de folosirea acestei mărci. [12] Marca ”Bin Ladin” a fost refuzată la înregistrare întrucât consumatorii ar fi asociat semnul cu numele fostului conducător al organizației teroriste Al Quaeda.[13]

Argumentele oficiului şi ale CJUE din deciziile prezentate mai sus sunt convingătoare şi bine fundamentate în drept, însă abordarea nu este consecventă dacă privim către mărci similare, acceptate la înregistrare.

Din registrul on-line al EUIPO rezultă că există o serie de mărci înregistrate care conţin particula „Mafia”.[14] În condiţiile în care acestă organizaţie a întreprins şi organizat activităţi ilegale, de jocuri de noroc, trafic de stupefiante şi având în vedere că numeroşi membri ai acestor organizaţii au fost condamnaţi pentru numeroase infracţiuni, inclusiv omor, ar fi rezonabil să se considere că şi înregistrarea acestei mărci ar fi contrară ordinii publice şi principiilor morale acceptate.[15]

În ceea ce priveşte practica OSIM, menţionăm decizia de respingere a înregistrării mărcii „De Puta Madre. Deponentul a susţinut că, deşi elementele componente ale semnului înregistrat reprezintă cuvinte obscene, expresia are înţelesul de „I am cool” (sunt tare) sau „I feel great” (mă simt grozav). Aşa cum se menţionează şi în decizie, marca a fost acceptată la înregistrare în Elveţia, San Marino, Grecia şi Franţa, însă refuzată în România. Din consultarea bazei de date a EUIPO rezultă că marca este înregistrată ca marcă europeană din anul 2006 şi deci se bucură de protecţie şi pe teritoriul României.

  1. Consecinţele refuzului

Oficiul European a afirmat într-o decizie căraţiunea din spatele interdicţiei de înregistrare este că privilegiile titularului unei mărci nu pot fi acordate în ceea ce priveşte semnele obscene care sunt contrare ordinii publice şi principiilor morale” şi că „profesioniştii care îşi desfășoară activitatea sub mărci contrare ordinii publice şi principiilor morale nu trebuie să fie asistate de organele statului atunci cand doresc să le protejeze.”[16]

Efectele refuzului sunt lipsa protecţiei, care se traduce în posibilitatea unor terţi de a folosi marca, neînsemnând și o interdicţie a profesionistului de a folosi marca refuzată la înregistrare.[17] Refuzul nu are ca efect interzicerea folosirii mărcii, ci lipsește solicitantul de prerogativele unui titular de marcă cu precădere posibilitatea de a interzice altora folosirea semnului înregistrat. [18]

Deşi refuzul înregistrării mărcii nu opreşte titularul să o foloseasca, această măsură poate fi interpretată ca o restrângere a libertaţii de exprimare întrucat nu va fi rentabil din punct de vedere comercial să investească în campanii publicitare de anvergură în lipsa unei protecţii adecvate. Menţionam că publicitatea care prejudiciază respectul pentru demnitatea umană şi morala publică sau include discriminări bazate pe rasă, sex, limbă, origine, identitate etnică sau naţionalitate este interzisă, prin reglementări de drept administrativ. [19] Astfel, consumatorii sunt protejați de astfel de practici prin modalitaţi mai energice decât interzicerea înregistrării mărcii.

Chiar dacă cererea de înregistrare este refuzată, titularul poate utiliza marca în continuare, chiar în desfăşurarea activităţii pentru care a solicitat protecţia.[20]

  1. Este interdicţia justificată? Este această suficientă?

Având în vedere că refuzul protecţiei nu echivalează cu interzicerea mărcii, măsura pare un mod de a „pedepsi” profesioniştii care aleg să îşi desfăşoare activitatea distanţându-se de o abordare conservatoare, utilizând semne care pot fi considerate imorale de o parte a publicului. Astfel, este refuzată protecţia acestora împotriva unor practici comerciale incorecte ale concurenţilor care folosesc aceeaşi marcă.

Nu aducem obiecţii cu privire la faptul că mărcile imorale ar trebui excluse din comerţ, însă excluderea acestora ar trebui să fie asigurată de mecanismele economiei de piață nu de cenzura autorităților sau a instanţelor. Dacă persoanele care formează publicul ţintă se vor considera lezate în ceea ce priveşte fundamentele lor morale, vor refuza să cumpere produsele şi serviciile respective, iar asta va determina profesionistul să înceteze folosinţa acesteia. Dacă, dimpotrivă, publicul ţintă foloseşte produsele şi serviciile furnizate sub semnul respectiv, ni se pare injustă soluţia de a refuza protecţia valorii economice astfel create şi de a permite si altor comercianţi să devină pasageri clandestini și să folosească însemne generând o confuzie în rândul consumatorilor din prisma titularului de drept[21]. Credem că indiferent de gusturile lor şi de standardul moral pe care îl au, consumatorii ar trebui să se bucure de claritate cu privire la originea produselor şi serviciilor pe care le folosesc. Menţionăm că soluţia refuzului înregistrării unei mărci pentru că ar fi contrară bunelor moravuri vine în contradicţie cu reglementarea din alte ramuri ale dreptului proprietăţii intelectuale, spre exemplu dreptul de autor. După cum s-a afirmat şi în doctrină, operele sunt protejate indiferent de conţinutul creaţiei, de moralitatea sau imoralitatea autorilor acesteia[22]. Este adevărat că libertatea artistică poate fi pusă mai presus de libertatea comercială, însa considerăm că valoarea economică generată de utilizarea unei mărci ar trebui să se bucure de o protecţie juridică.

  1. Concluzii

În ceea ce priveşte motivele de ordine publică, ni se pare deplin justificat ca mărcile să fie refuzate la înregistrare. Aprecierea ordinii publice poate fi realizată într-o manieră obiectivă, prin raportare la normele dreptului pozitiv, iar atitudinea subiectivă a interpretatorului joacă un rol mai restrâns. Credem însă că sancţiunea încălcării ordinii publice ar trebui să fie mai energică şi realizată prin mijloace de drept administrativ, astfel încât comercializarea produselor şi serviciilor respective să fie restransă pentru locuri speciale sau sancţionată. Cu alte cuvinte, mărcile care pot fi folosite ar trebui să poată fi şi înregistrate în timp ce mărcile care sunt refuzate la înregistrare să fie interzise şi în ceea ce priveşte utilizarea lor.

Cu privire la situaţia mărcilor care aduc atingere principiilor morale, credem că aprecierea examinatorilor şi ulterior a instanţei este esenţialmente subiectivă. Drept urmare, filtrul de moralitate ar trebui să existe la un moment ulterior înregistrării, la momentul punerii în vânzare astfel încât publicul să fie liber să elimine mărcile respective prin refuzul de plăţi pentru produsele şi serviciile oferite sub acestea.

În concluzie, aşteptând decizia Curţii Supreme a Statelor Unite, credem că este îndreptaţită opinia conform căreia dreptul proprietăţii intelectuale nu oferă cele mai potrivite mijloace de protecţie a ordinii publice şi a bunelor moravuri.

 

[1] Cauza se refera la înregistrarea mărcii “The Slants” (considerat un termen peiorativ folosit pentru a denumi persoanele asiatice); conform art. 2 (a) din Lanham Act ”Trademarks which are disparaging, scandalous and immoral cannot be registered” apud. https://www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp/2016/09/29/supreme-court-will-hear-slants-trademark-case-which-is-directly-relevant-to-the-redskins-controversy/

[2] Trademark Law Should Not Be the Judge of Our Ever-Evolving Moral Standards available at: http://link.americanlawyer.com/

[3] Ghidul de Examinare a Mărcilor Europene, pag. 5, disponibil la: https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/

[4] ibid.

[5] Regulamentul 2100/94 al Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului de instituire a unui

sistem de protecție comunitară a soiurilor de plante prevede reguli speciale pentru protecţia acestora

[6] De Puta Madre, decizia OSIM disponibila la: http://www.osim.ro/publicatii/editura/TOATE%20MATERIALELE/BULETIN%20DE%20JURISPRUDENTA%20ONLINE/REZUMATE/rezumate_buletin_de_jurisprudenta_in_dimeniul_proprietatii_intelectuale_naţional.pdf

[7] Cauza T-417/10, ¡Que buenu ye! Hijoputa, (para. 21)

[8] Această definiţie a fost retinută de EUIPO în cauza  R 495/2005-G SCREW YOU (para. 21)

[9] ibid (para. 21)

[10]  ibid. ; EUIPO a reţinut că „o persoana care este suficient interesata de jucarii sexuale va fi probabil mai putin ofensată de folosirea expresiei a carei inregistrare ca marcă se doreşte (para. 29)”.

[11] Decizia din 11 Septembrie 2006 cu privire la refuzul înregistrării mărcii comunitare ”NOT MADE IN CHINA” aşa cum apare în fişa mărcii disponibilă pe site-ul EUIPO; in apel decizia de refuz a fost menţinută, dar în baza unui alt temei (marca a fost considerată descriptiva cu privire la originea geografică a produselor).

[12] Cauza T 232/2010 Couture Tech Ltd. v. EUIPO

[13] Bin Laden Trade mark Application Number: 02223907, cauza R0176/2004-2 apud. Cheryl Greig, Public Order and Morality as Grounds of Refusal. European Concept and Comparative Approach, disponibila la https://euipo.europa.eu/knowledge/pluginfile.php/28196/mod_data/content/198/GREIG_Cheryl.pdf

[14] Spre exemplu Mafia Wars, Mafia Clowns, Mafia tarifa, Mafia Poker etc.

[15] https://en.wikipedia.org/wiki/Mafia

[16] n.8, Screw You (para. 13)

[17] Intertops T-140/02 (para. 28- 33) posibilitatea de a furniza serviciile şi de a vinde bunurile pentru care s-a depus cererea nu influenţeaza caracterul semnului de a fi contrar ordinii publice sau bunelor moravuri.

[18] Screw You (para. 13).

[19] Art. 70 Legea 296/2004 privind Codul Consumului

[20] Cauza T-417/2010, ¡Que buenu ye! Hijoputa (para. 26)

[21] Contrar acestui punct de vedere s-a afirmat că ar putea apărea mărci susţinute de grupări extremiste spre exemplu ex. Klu Klux Klan, apud. Christine Haight Farley, Stabilizing Morality in Trademark Law, disponibilă la: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2439958

[22] Lucian Poenaru, Moralitatea drepturilor morale de autor. Realizarea de opera pornografice, in Revista Romană de Proprietate Intelectuală, nr. 1/2013

NNDKP